2009年美国传感电子公司在佛山市中级人民法院起诉宁波讯强公司制造的防盗标签侵犯了其核心发明专利权。由于涉案专利的独立权利要求范围非常大，不侵权抗辩没有空间。因此专利无效就成为被告对抗原告的唯一路径。然而，由于没有检索到可以影响涉案专利新颖性和创造性的现有技术，因此作为代理人，制定合适有效的无效策略变得非常重要，案件通过非新颖性和创造性理由即权利要求是否以说明书为依据，经过专利无效程序、一审、二审、再审历时7年成功无效了涉案专利，该案件中独运匠心、独辟蹊径的代理思路对于专利无效疑难案件和专利侵权纠纷应诉案件来说具有典型意义。

■　案情简介

一、案件背景

原告美国传感电子有限责任公司 (以下简称 “传感电子公司 ” ) 2009年12月24日在佛山市中级人民法院对宁波讯强电子科技有限公司 (以下简称 “讯强公司 ”)及其经销商提起诉讼，指控宁波讯强公司制造的防盗标签侵犯了其核心发明专利权，要求讯强公司立即停止侵权并赔偿经济损失 100万元。此前传感电子公司使用该涉案专利在中国起诉其他公司胜诉，并且对方就涉案专利提起专利无效请求也被全部维持。 2010年 4月 27日，讯强公司向专利复审委员会提出宣告涉案专利权全部无效的请求。

二、涉案专利信息

涉案专利共有47个权利要求，其中包括权利要求1、 4、 9、 20、 25、 30、 37共 7项独立权利要求，其中权利要求1如下：

一种使用在磁力式电子货品监视系统中的标识器，包括： 

(a)一个非结晶型磁致伸缩元件；

(b)一个配置在与所述磁致伸缩元件相邻接位置处的偏磁元件，其特征在于所述标识器有随退活化磁场变化的共振频率漂移特性，漂移梯度大于 100Hz / Oe。

三、讯强公司无效理由

在接到讯强公司的委托后，专利代理师仔细研究涉案专利相关资料，并重新进行了专利无效检索，但是没有找到可以影响其新颖性和创造性的现有技术。基于此，专利代理师必须在其他的无效理由中找到切实可行的理由和依据。

经过仔细研读涉案专利说明书，专利代理师发现根据涉案专利说明书第12页至第15页第四段的记载，第三实施例 Vacozet材料的矫顽磁力为22. 7Oe。然而涉案专利附图11却显示该 Vacozet材料的矫顽磁力为18. 0Oe (即下图右下角的曲线的最低点对应的位置)。二者显然是互相矛盾的。

涉案专利附图 11

以此为线索，专利代理师发现涉案专利的第一实施例的描述也存在相互矛盾的问题，基于涉案专利的两个实施例存在描述相互矛盾的问题，因此该两个实施例公开不充分，不能作为认定涉案专利权利要求是否以说明书为依据的基础。在仅仅只有一个实施例的情况下，涉案专利的权利要求得不到说明书的支持，不符合《专利法》第二十六条第四款的要求。

四、案件结果

专利复审委员会经审理后认为由于涉案专利仅仅第二实施例公开充分，基于此作出决定，宣告涉案专利权利要求1-4、6、7、9 -12、14 -18、20 -26、29、30、34、35、37 -42、44、46、47不符合《专利法》第二十六条第四款的规定而无效，维持权利要求5、8、13、19、27、28、31 -33、36、43有效。

传感电子公司不服被诉决定，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼，请求撤销被诉决定。北京市第一中级人民法院经过审理，作出维持被诉决定的一审判决。传感电子公司仍然不服，向北京市高级人民法院上诉，北京市高级人民法院维持了一审判决。

传感电子公司仍然不服，向最高人民法院申请再审，最高人民法院经审理后，判决撤销一审、二审判决及部分撤销无效决定，在原来认定权利要求1-4、6、7、9 -12、14 -18、20 -26、29、30、34、35、37 -42、44、46、47无效的基础上进一步认定权利要5、8、13、19、27、28、32、36、43无效，并由专利复审委员会重新作出审查决定。

至此，涉案专利47项权利要求仅剩从属权利要求31和33两项被维持有效。讯强公司的被控侵权产品也不落入该两项权利要求，不构成侵权。

■　办案心得

由于本案再审申请人为本领域的全球龙头企业，无效过程中找不到影响涉案专利新颖性和创造性的现有技术是非常正常的。在此情况下，树立代理案件的正确心态是非常重要的。

首先，建立必胜的信心，这是后续工作能否突破的基础。因为人的主观心态会影响行为，必胜的信心会促使代理人尽一切努力、创造一切机会去赢得胜利。

其次，不放弃一切可能的无效理由。在本案中，公开不充分和权利要求得不到说明书的支持是最可能突破的无效理由。而取得突破的路径就是带着批判性思维和 “傻瓜 ”思维重新检视专利说明书和权利要求书。批判性思维使得代理人在检视涉案专利时，不仅仅停留在 “看”的层次上，跟着原专利代理师撰写专利说明书的思路，而是应用自己的独立思维，自然可以看出涉案专利本来存在的问题。而 “傻瓜 ”思维就是清空你之前所有的背景知识，仅仅从字面来理解权利要求书中的每一个技术术语和技术特征，从字面上理解权利要求书所界定的保护范围，这样就可能发现权利要求本身存在的问题。该案就是基于上述思维才发现涉案专利存在的破绽，并以此为基础，进而寻找到专利无效所适用的合适理由和依据。

本案之所以能够发现涉案专利说明书中存在的破绽，取决于代理人在代理案件中匠心独运，独辟蹊径，在大多数代理人在无效程序中过于关注权利要求书而忽视专利说明书的背景下重点关注专利说明书从而找到无效的解决方案，对于解决复杂无效案件具有一定的启示作用。

■　小结

本案历时7年，是比较少见的基于具体实施例公开不充分而引起涉案专利权利要求不符合《专利法》二十六条第四款而作出的再审判决。涉案专利的两个具体实施例的说明书附图之间，或附图与文字之间存在矛盾之处，使得该领域技术人员无法确信相关实施例能实现声称的技术效果，因此该两个实施例公开不充分，不能作为认定涉案权利要求以说明书为依据的基础。权利要求限定的保护范围应当与涉案专利的技术贡献和说明书充分公开的范围相适应。权利人有权在说明书充分公开的具体实施方式等内容的基础上,通过合理概括的方式撰写权利要求，以获得适度的保护范围。本案关于在侵权诉讼和专利无效案件中，如何认定权利要求是否得到说明书的支持、如何分析说明书中具体实施方式是否充分公开对于权利要求支持等具有典型意义。

■　法律链接

《中华人民共和国专利法》 (2008年)第二十六条。